Tescilli Markanın Piyasada Korunması: Marka Hakkına Tecavüz Davaları

Kısaltmalar

Kısaltmalar	Açıklama
SMK	6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
HMK	6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
GK	4458 sayılı Gümrük Kanunu
GYön	Gümrük Yönetmeliği (RG: 27369 – 07.10.2009)
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TCK	5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
AK	6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu

Giriş

Tescilli markadan kaynaklanan haklara yönelik ihlaller ile mücadele etmenin hukuki yolu marka hakkı tecavüz davalarıdır. Genel olarak piyasada kendi markası ile birebir aynı veya taklit niteliğinde benzer olan malları veya verilen lisans hakkına aykırı davranışın tespit edilmesi halinde bu davalar gündeme gelir. Marka hakkına tecavüz davaları ile hem marka ihlali durdurulmakta hem de oluşan zararlar giderilebilmektedir. Marka tecavüzünün varlığı halinde hem özel hukuk bağlamında hem de ceza hukuku bağlamında sorumluluk gündeme gelebilmektedir.

Dava açılmadan önce; zamanaşımı ve sessiz kalma nedeniyle hak kaybı sürelerinin geçip geçmediği, markanın kullanılıp kullanılmadığı ve yetkili mahkemenin tespiti gibi hususların önceden belirlenmesi, sürecin başarısı adına hayati önem taşır. Bu yazımızda, marka tecavüzü kavramını ve bu kapsamda açılan davaları ele alacağız.

Özel Hukuk Anlamında Marka Tecavüzü

Her şeyden önce, SMK bağlamında marka tecavüzünden bahsedebilmek için ihlal edilen markanın tescilli olması gerekir (SMK 7/1). Tescilsiz markaların ihlali halinde bu yazının konusu olan marka tecavüz davası değil, şartları varsa TTK 54 vd. hükümleri uyarınca haksız rekabet davaları gündeme gelebilir.

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK 29’da sayılmıştır. Tecavüz teşkil eden fiillerin neler olduğu aşağıdaki şemada sayılmıştır:

Ancak, şu fiiller (adil kullanım veya fair use halleri) dürüst ve ticari hayatın olağan akışı içinde olduğu müddetçe marka korumasının dışındadır (SMK 7/5):

1. Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.

2. Malların veya hizmetlerin niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.

3. Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.

Görüldüğü üzere, genel itibariyle benzer veya aynı markanın izinsiz olarak kullanılması, taklit edilmesi, taklit ürünleri ticari olarak kullanılması ve lisans sözleşmesine aykırılık halinde özel hukuk anlamında marka hakkına tecavüzden bahsedilecektir.

Tecavüzün Varlığı Halinde İleri Sürülebilecek Özel Hukuka İlişkin Talepler

Gümrük Tedbiri

Her şeyden önce, yani daha ortada bir tecavüzün olup olmadığının bilinmediği zamanda, olası tecavüzlere karşı gümrük tedbiri başvurusu yapmak mümkündür (FSEK 77/2-3; GK 57; GYön 100-112). Bu şekilde başlatılan izleme neticesinde ihlal teşkil edebilecek bir ürünün gümrükte tespiti halinde, bu mallara el konulur ve hak sahibine hukuki haklarını ileri sürebilmesi için süre verilir. Bu şekilde, sınırlardan geçmekte olan taklit ürünlerden hak sahibinin haberi olabilir ve hukuki haklarını ileri sürebilmesi mümkün olur.

Delil Tespiti

Marka tecavüz davası açılmadan önce HMK 402 ve SMK 150/3 hükümleri uyarınca delil tespiti gerçekleştirmenin çok büyük avantajı olacaktır. Şöyle ki,  öncelikle, tecavüz teşkil eden taklit ürünlerin bulunduğu bir depo olduğunu düşünelim. Depo sahibine karşı delil tespiti gerçekleştirmeden dava açılırsa, depo sahibi davadan haberdar olup taklit ürünleri bir başka depoya nakledebilecek ve sonrasında açılacak dava delil yetersizliği nedeniyle reddedilebilecektir. Buna karşılık dava açmadan önce, habersiz olarak, ilgili deponun bilirkişi ile incelenmesi gerçekleştirilmiş olsaydı sonraki yargılama süreçlerinin başarıya ulaşma şansı olacaktır.

Buna ek olarak, marka tecavüz davalarında ileri sürülen maddi tazminat taleplerinde yoksun kalınan kazanç önem taşıdığı için tecavüzü gerçekleştirenin ilgili markadan elde ettiği gelirlere ait kayıtların SMK 150/3 uyarınca yargılamadan önce toplanması da yargılamanın sonucuna olumlu yönde etki edebilecektir.

İhtiyati Tedbir

Bu durumlarla birlikte, dava açmadan önce veya dava sırasında tecavüzün önlenmesi ve yargılamanın sonucunun güvence altına alınabilmesi adına ihtiyati tedbir alınabilir (HMK 389 vd.). Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde, ihtiyati tedbir talebinde bulunulan tarihten itibaren 2 hafta içinde esasa ilişkin davasını açması gerekir; aksi takdirde ihtiyati tedbir kendiliğinden kalkar (HMK 397/1). Ülke içinde marka hakkına tecavüz teşkil edecek kullanımların olduğunu veya bu konuda ciddi ve etkili çalışmalar olduğunu ispat edilmek suretiyle şu tedbirlerin verilmesi talep edilebilir (SMK 159):

• Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.

• Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere ve bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması.

• Herhangi bir zararın tazmini bakımından (ters) teminat verilmesi.

Zorunlu Arabuluculuk Süreci

Marka tecavüzü davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak ve anlaşmaya varılamadığına ilişkin belgenin dava dilekçesine eklenmesi dava şartıdır; doğrudan dava açılması sebebiyle dava şartına eksiklik nedeniyle davanın usulden reddi mümkündür (TTK 4/1/d; AK 18/A/2; HMK 114/2). Yargıtay uygulaması bu konuda çelişkili olmakla birlikte, gereksiz yere sürecin uzatılmaması adına dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmak faydalıdır. Arabuluculuktan önce ihtiyati tedbir alınmışsa 2 haftalık dava açma süresi arabuluculuğa başvurudan son tutanağın imzalanmasına kadar işlemez (AK 18/A/16).

Marka Hakkı Tecavüz Davaları (Özel Hukuk)

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir (SMK 149/1):

• Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti

• Muhtemel tecavüzün (men’i) önlenmesi

• Tecavüz fiillerinin durdurulması

• Mevcut tecavüzün (ref’i) kaldırılması

• Maddi, manevi ve itibar tazminatı

Burada tazminat talepleri ve tazminatın hesaplanması şekilleri üzerinde durmak gerekmektedir. Maddi tazminat için gerçekleşmiş fiili zararın veya muhtemel olarak yoksun kalınan kazancın ispatı gerekecektir. Manevi tazminat için kişilik hakkının ihlalinden dolayı oluşan zararın ispatı gerekecektir (TBK 58). Burada, marka tecavüzünün niteliği dikkate alarak gerçek hak sahibinin ticari hayatta sahip olduğu güven üzerinde oluşan zarar dikkate alınabilir. Türk hukukunda kaynağını SMK 150/2’den alan itibar tazminatı ise ihlal teşkil eden markanın kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi ya da bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi veyahut da uygun olmayan bir şekilde piyasaya sürülmesi neticesinde gerçek hak sahibinin markasının itibarı zarara uğraması halinde gündeme gelir. Örneğin, lüks ürünler üreten ünlü bir İtalyan markasının taklit çantalarının sokakta satışı halinde itibari zarar söz konusudur.

Marka hakkına tecavüz halinde özel hukuka ilişkin davalar i) davacının yerleşim yerindeki, ii) tecavüz fiilinin gerçekleştiği yerdeki, iii) tecavüzün etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemede açılır (SMK 156/3). Bu yerlerden hangisinde dava açılacağını kural olarak davacı seçer.

İhlalin Tescilli Markadan Kaynaklandığı Durumda İlgili Markanın Hükümsüzlüğü Gerekecek Midir?

Eskiden kendilerine marka tecavüz davaları açan davalılar marka tescillerinin geçerli olduğunu, öncelikle marka tescillerinin hükümsüz kılınması gerektiği def’i olarak ileri sürmekteymişler.[1] Ancak, 2017 yılında yürürlüğe giren SMK uyarınca tecavüz teşkil ettiği iddia edilen tescilli markanın hükümsüz kılınmasına gerek yoktur, bu durumun savunma olarak ileri sürülmesi mümkün değildir (SMK 155).

Davalı Savunmaları

Kullanmama Def’i

Davacı markasının Türkiye’de en az 5 yıldır tescilli olması şartıyla, dava tarihinden önceki son 5 yılda Türkiye’de ciddi biçimde kullanıldığının ispatı kullanmama def’i ile ileri sürülebilir  (SMK 29/2; 19/2). Eğer ki, davacı kendi markasını son 5 yıldır ciddi biçimde kullandığını ispatlayacak delil gösteremez ise davası reddolunur.

Kullanmama def’ini mahkeme kendiliğinden dikkate alamaz, davalının bunu cevap veya cevaba cevap dilekçelerinde göstermesi gerekir. Aksi takdirde, kullanmama def’i yalnızca davacının izni veya davanın ıslahı ile dilekçeler aşamasından sonra ileri sürülebilir (HMK 141).

Zamanaşımı Def’i

Marka tecavüz davalarında ileri sürülebilecek talepler çeşitli sürelerin geçmesiyle zamanaşımına uğrarlar. Kendisine dava açılan davalının böyle bir durumda zamanaşımı def’i ileri sürmesi gerekecektir. Devam eden ihlallerde zamanaşımı işlemeye başlamaz. Şu hallerde marka tecavüz davalarında ileri sürülen özel hukuka ilişkin talepler zamanaşımına uğrar (SMK 157; TBK 72; TCK 66):

	Aynı zamanda suç teşkil etmeyen marka hakkı tecavüzlerinde	Aynı zamanda suç teşkil eden marka hakkı tecavüzlerinde
Sona ermiş ihlallerde	Zarar veya tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren zamanaşımı süresi 2 yıl ve her halde 10 yıldır.	Ceza davası zamanaşımı süresi uygulanır: Marka tecavüz suçu ve haksız rekabet suçlarında bu süre 8 yıldır.
Devam eden ihlallerde	Herhangi bir zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.	Herhangi bir zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.

Zamanaşımı def’ini mahkeme kendiliğinden dikkate alamaz, davalının bunu cevap veya cevaba cevap dilekçelerinde göstermesi gerekir. Aksi takdirde, kullanmama def’i yalnızca davacının izni veya davanın ıslahı ile dilekçeler aşamasından sonra ileri sürülebilir (HMK 141).

Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı

Zamanaşımı süreleri dışında aynı zamanda sessiz kalma nedeniyle hak kaybına ilişkin süreler de gündeme gelebilir. Gerçek hak sahibinin bildiği veya bilmesi gerektiği bir marka ihlaline karşı belirli bir süreliğine hiçbir etkili hukuki yola başvurmaması halinde sessiz kalma nedeniyle hak kaybı gündeme gelir. Yargı içtihatları ile kabul edilen sessiz kalma nedeniyle hak kaybının kesin bir süresi olmamakla birlikte genel olarak bu sürenin 5 yıl olduğu söylenebilir.

Sessiz kalma nedeniyle hak kaybı def’i ile değil, itiraz olarak her zaman davalı tarafından yargılama boyunca ileri sürülebileceği gibi mahkemece de kendiliğinden dikkate alınabilir.

Sessiz kalma nedeniyle hak kaybının gerçekleşmesi ile artık gerçek hak sahibi ihlali gerçekleştirenin fiillerine katlanmak zorundadır. Bu nedenle, marka sahiplerinin öğrendikleri ihlallere karşı hızlıca hareket etmesi önem arz etmektedir.

Marka Hakkına Tecavüz Suçu: İhlal Sahibine Yönelik Ek Baskı ve Caydırıcılık Aracı

Suç Teşkil Eden Fiiller

Çeşitli marka ihlali teşkil eden fiiller aynı zamanda ceza hukuku bakımından suç teşkil etmektedir. Marka hakkına tecavüz suçu teşkil eden fiiller ve cezaları şunlardır (SMK 30):

• Başkasına ait markayı taklit suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

• Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

• Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Şikayet Şartı

Marka hakkına tecavüz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır (SMK 30/6).

Etkin Pişmanlık Hükmü

Bununla birlikte, tecavüz teşkil eden malların nereden temin edildiğinin bildirmesi ve bu şekilde üretenlerin ve ürünlerin ortaya çıkması halinde etkin pişmanlık hükmü uyarınca cezaya hükmolunmaz (SMK 30/7).

 Meselenin Suç Olarak Düzenlenmesinin Marka Sahibine Yönelik Önemi

Görüldüğü üzere, gerek marka hakkına tecavüz suçunun hem soruşturulması hem de kovuşturulmasının şikayete tabi olması gerekse de taklit ürünlerin üreticilerinin ve ürünlerin yerinin belirtilmesi halinde ceza verilmemesi, marka hakkına tecavüz suçunun aslında marka sahibinin özel hukuka ilişkin haklarını güvence altına alma noktasında yardımcı bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin, sokakta taklit çanta satan kişiye karşı özel hukuktan kaynaklanan hakların ileri sürülmesi markanın korunması için yeterli olmayacaktır. Ancak ilgili satıcı ceza tehdidiyle taklit ürünleri üretenlerin ortaya çıkarılmasını sağlarsa, o takdirde bu haklar taklit üretenlere, yani kaynağına yöneltilebilir ve bu suretle markanın etkili bir şekilde korunabilmesi mümkün olur.

Sonuç

Marka hakkı tecavüz davaları, tescilli markaya karşı piyasadan gelen saldırıları engellemek ve bundan doğan zararlarını gidermek adına açılabilen bir davadır. Marka tecavüz davaları açılmadan önce, davanın ne zamana kadar açılabileceğinin ve kişinin kendi markasını kullanıp kullanmadığının dava açılmadan önce tespit edilmesi ile dava açılmadan önce delil tespitinin yapılması yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekmektedir. Marka tecavüz davalarında, gerek tecavüz teşkil eden fiillerin varlığının gerekse de oluşan zararların doğru şekilde ispatı büyük önem arz etmektedir; aksi takdirde hak kayıpları gündeme gelebilecektir.

[1] Suluk/Karasu/Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, 2021, 9